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商标“先用权”是否先用就成立?
2015-07-29 15:44

商标“先用权”是否先用就成立?

----从国内第一例商标先用权判例看先用权的认定标准

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案件类型:知识产权—侵害商标权

办理方式:诉讼

承办人:bet356官网去哪找_bet356官网1086_正规bet356葛翔、顾杰峰律师

案情简介:

浙江某机械公司系台资企业(以下简称“浙江公司”),于199373日成立,系台湾某大型集团公司(以下简称“台湾公司”)的全资子公司。19921120日,台湾公司在中国大陆申请的“健德 KENT”商标被核准注册,注册号为618774,注册类别为第7类,后该商标有效期经续展至20221119日。2002514日,台湾公司又在中国大陆申请注册了“ ”、“ ”商标,注册号分别为31752673175245,注册类别均为第7类,该两枚商标于20031028日核准注册,后该商标有效期经续展至20231027日。台湾公司上述商标在获得注册后,一直将相关商标交由浙江公司使用。

南通某机械公司(以下简称“南通公司”)于1999721日设立,系中外合资企业,其所生产的产品与浙江公司的相同。其在日常生产及销售过程中一直使用“KENT USA”商标,但该商标一直未在中国大陆申请注册,但其外方股东在美国曾持有该商标注册证书。20025月,浙江公司在某展会上发现了南通公司在其产品上使用了“KENT USA”商标,遂报告了台湾公司。台湾公司随即委托律师向南通公司发出了律师函,要求其南通公司立即停止使用相关侵权商标。但南通公司拒不认可其使用“KENT USA”的行为侵犯,双方就“KENT USA”商标使用问题,一直未能达成一致意见。

2014911日,浙江公司以南通公司侵犯“KENT”商标权为由,向南通法院提起诉讼。案件审理过程中,南通公司辩称“KENT USA”商标与“KENT”商标不近似;南通公司使用的“KENT USA”商标其外方股东曾在美国注册过该商标;南通公司就“KENT USA”商标存在先用权。

本案经过了前后多次庭审,最终南通市中级人民法院认定南通公司使用“KENT USA”商标的行为不构成在先使用,且“KENT USA”与“KENT”两枚商标构成近似,并判决南通公司停止使用“KENT USA”商标、承担赔偿责任。

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案件点评:

本案诉讼时,恰逢《商标法》修订之后,而南通公司所主张的“先用权”正是此次新《商标法》修订的一个亮点。新《商标法》第五十九条第三款规定:商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

但在本案诉讼过程中,就“先用权”相关法条的理解及实际适用并无统一观点和规定,故本案所涉情形是否能够适用“先用权”的相关规定,则是本案最为核心的争议焦点。在该案审理期间,双方律师与案件审判法官居多方查询“先用权”判例均无果,后经审判法官介绍,该案系“先用权”第一案。

从本案情况来看,台湾公司就“KENT”商标单独申请注册的时间系2002514日,该时间晚于南通公司及开发区分公司实际使用“KENT USA”商标的时间。咋看之下,南通公司及开发区分公司似乎符合“先用权”的条件,但若仔细研究该条款的立法目的以及适用情形,则会发现“先用权”的适用并不简单。

从立法本意来看,对商标在先使用人的保护条款,意在于遏制恶意抢注,保护商标善意在先使用人的合法权益。但我国的商标注册制度,之前采取的是注册优先原则。两者相较,不免在适用上会有冲突的领域。因此,对于在先使用人的认定,应当遵循较为严格的标准,以求达到商标注册人和善意在先使用人之间的平衡。结合法条的具体表述,浙江公司代理人认为,在先使用人应当同时符合以下几个条件:(1)在先使用人使用商标的行为不仅应当先于商标注册人注册商标的时间,还应当先于商标注册人使用商标的时间;(2)在先使用人使用商标,应具有一定的影响;(3)在先使用人使用商标,必须是出于善意。

具体到本案而言,南通公司若认为其使用争议商标的行为属于在先使用的,首先需要证明其实际使用该枚商标时间不仅早于浙江公司引证商标的注册时间,更要早于浙江公司使用引证商标的时间。但事实上,台湾公司早在1992年就注册“健德 KENT”商标,“KENT”元素则是该注册商标的重要组成部分。浙江公司公司自1993年注册后,也一直单独将“KENT”元素作为商标进行使用,相关事实也有证据能够印证。故虽然台湾公司单独注册“KENT”商标的时间晚于南通公司使用“KENT USA”商标的时间,但若是就“KENT”商标实际使用时间来看,浙江公司仍是早于南通公司的。

其次,若要证明具有一定影响,应从以下几个方面进行考量:(1)使用该商标的商品的市场份额、利税等因素;(2)争议商标的持续使用时间;(3)争议商标的宣传投入程度,宣传范围等因素;(4)争议商标的市场声誉。而从南通公司与浙江公司各自列举的使用争议商标产品业绩、利税、市场影响、知名度等证据来看,南通公司显然不及浙江公司。

最后,关于善意使用。善意使用是贯穿整个商标先用制度的核心,是在先使用制度的基本要求,倘若在先使用人并非善意,还对其先用商标权的行为加以保护的话,显然是与先用权的设立初衷相违背的。同时,“善意”的要求,也是国际通行的“商标在先使用权”构成要件之一。例如属于大陆法系的日本和我国台湾地区,均以成文法的形式明确了“善意”作为商标在先使用权的条件;美国商标法则要求商标先用人在使用后果上,不会造成混淆、误认或者欺骗。上述国家和地区,虽然表述不同,但对善意的实质要求却是一样的。本案中,浙江公司、台湾公司以及南通公司之间,其实有一定的渊源。

据查,台湾公司曾在上世纪80年代初开拓美国市场,当时选定的美方合作者正是南通公司的美方股东,合作方式则是由南通公司的美方股东作为台湾公司代理商,销售“KENT”系列产品。合作到上世纪90年代初,台湾公司发现美方合作伙伴,擅自将他人产品贴上“KENT”商标进行销售,便终止了合作。可见,南通的美方股东实际上原本是台湾公司的代理商,应当清楚的了解引证商标的历史和归属,且其在大陆设厂经营的时间晚于浙江公司开始经营的时间,其使用引证商标的行为具有明显混淆和搭便车的恶意。而且,南通在设立之初时,曾在公司章程中约定:“产品采用kent U.S.A商标应付美方股东商标权利费”。显然,南通公司的美方股东是将自己作为争议商标的权利人来看待了。但事实上,KENT USA商标早在合资企业成立前(1999322日),就已因故被撤销了。与此同时,在美国享有“KENT”商标权的主体,正是台湾公司。南通公司的美方股东在明知上述事实的情况下,仍做出虚假陈述并擅自使用争议商标,这样的行为显然具有虚构事实的恶意。

因此,南通公司的情况,并不符合“先用权”的条件。其自然不能以“先用权”作为抗辩理由,来对自己的侵权行为进行开脱。而本案一旦排除了“先用权”的抗辩理由,南通公司的侵权行为也就非常明显了。

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?????????????????? 案例撰写者:葛翔 律师

????????? ??????? 点评人:顾杰峰 律师

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